以“区别于现有设计的设计特征”为视角对外观设计相似判断的研究
2017-09-27 11:29:49 来源:本站原创 作者:曾飞一直以来,外观设计相似判断都是处理外观设计专利侵权纠纷的难点所在,对处理外观设计专利侵权纠纷形成很大的阻碍。本文将以“区别于现有设计的设计特征”为视角,试图理清、解决其中的疑惑,以期为处理外观设计专利侵权纠纷提供帮助。
一、现行判断规则及存在的问题
目前,我国采用“整体观察、综合判断”规则,来判断被控侵权产品是否落入授权外观设计的专利权保护范围。该规则可以解释为:以一般消费者的知识水平和认知能力,根据授权外观设计、被控侵权设计的设计特征,对整体视觉效果进行综合判断。具体的操作步骤可分解为:
(1)解释专利权保护范围,以记载在专利文献中的图片或者照片的外观设计为准,将授权外观设计分解为若干项设计特征;
(2)解析被控侵权设计,同样将其分解为若干项设计特征;
(3)将上述两者的设计特征进行逐一比对,确定相同点与不同点;
(4)结合相同点与不同点,综合判断两者的整体视觉效果是否相同、相似或者既不相同也不相似。
从上述各步骤来看,判断被控侵权设计是否落入授权外观设计的专利权保护范围的关键在于,两者的不同点对整体视觉效果的影响程度。如果不同点对整体视觉效果没有实质性影响,则两者构成相似的外观设计;反之,则构成既不相同也不相似的外观设计。实际上,这就是被控侵权设计与授权外观设计的相似判断。结合实践情况来看,被控侵权设计与授权外观设计完全相同或者基本相同的情况一般不多见,更常见的情况是两者既有相同点也有不同点,对于不同点对外观设计的整体视觉效果影响有多大,是否足以对整体视觉效果产生实质性影响,不同的判断者,如法官、专利审查员、律师、专利代理人,基于不同的职业习惯和知识结构,往往会有不同的观点,难以形成较为统一的判断结果。
出现上述情况的根本原因在于,“整体观察、综合判断”的属于概括性规则,侧重于判断的操作顺序和所依据的要素,而对于如何判断现实中情况不一的各种要素却没有进一步指引,使得判断者只能发挥其主观认知能力进行判断。但是,对于一个规则来说,降低主观性、防止臆断是其目的之一,否则将形同虚设。因此,在外观设计相似判断上不可避免地造成了一个矛盾,而且,随着侵权纠纷不断增多,问题会越来越明显。
为了解决这个矛盾,一般消费者理论被引入判断规则中。该理论试图以一般消费者作为判断的主体,确立统一的判断视角。但是,在实际操作中,该理论还存在一些难以逾越的障碍,主要体现在:其一,一般消费者是一个的抽象概念,其知识水平和认知能力难以界定;其二,在具体操作中,一般消费者是从哪个阶段开始介入,是在设计特征分解的时候,还是综合判断的时候,抑或是全程参与其中,尚且没有确切的答案。因此,在目前的判断规则内,一般消费者理论的可操作性不强。
二、区别于现有设计的设计特征及其运用
针对前述问题,其实最高人民法院早在2009年就已经做出了司法解释——《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(下称《解释》),在《解释》中提出了“区别于现有设计的设计特征”这一概念。《解释》在第十一条第二款规定,“下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响……(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。”区别于现有设计的设计特征指授权外观设计与现有设计相比,具有显著区别的设计特征,由此形成了外观设计相似判断的重要规则。根据该规则,判断者需要先归结授权外观设计区别于现有设计的设计特征,再进行设计特征比对,判断被控侵权产品是否使用了与之相同或者相似的设计特征,以此为基础再判断两者是否构成相似。该规则问世后,运用于司法审判的案例一直较少,直至2011年的中山市君豪家具有限公司与中山市南区佳艺工艺家具厂侵犯外观设计专利纠纷再审案中,法院对如何具体运用“区别于现有设计的设计特征”判断规则做了较为完整的诠释。
在该案中,中山市南区佳艺工艺家具厂是“三抽柜(蛋形)”外观设计专利(专利号ZL200630173653.6)的独占许可使用人,该厂认为中山市君豪家具有限公司生产、销售的具有三个抽屉的椭圆形柜子采用了与上述专利相似的外观设计,构成专利侵权。经审理,法院认为,四方形三抽柜和八边形装饰框与蛋形柜体的组合和布局是涉案专利设计区别于现有设计的设计特征。通过设计特征比对得知,两者相似之处在于,被诉侵权设计也采用了四方形三抽柜和八边形装饰框与蛋形柜体的组合和布局,即被诉侵权设计采用了与区别于现有设计的设计特征基本相同的设计特征;两者的区别在于,被诉侵权设计与涉案专利设计的装饰图案不同,前者采用牡丹花作为装饰图案,而后者的装饰图案为百合花采。
对于上述比对结果,法院认为,“涉案外观设计专利产品名称是‘三抽柜(蛋形)’,从其产品名称和外观设计照片来看,四方形三抽柜和八边形装饰框与蛋形柜体的组合和布局是涉案专利设计区别于现有设计的设计特征,因此被诉侵权产品和涉案专利产品的外观设计在柜体的整体形状、柜体各组成部分的形状以及布局方式上的基本相同相比其他设计特征对于外观设计的整体视觉效果更具有影响。”其次,对于两者装饰图案的区别,法院认为,“外观设计专利区别于现有设计的设计特征对于外观设计的整体视觉效果更具有显著影响;在被诉侵权设计采用了涉案外观设计专利的设计特征的前提下,装饰图案的简单替换不影响两者整体视觉效果的近似。”由此,法院最终认定两者构成相似的外观设计。
三、制约因素及完善对策
在前述案例中,区别于现有设计的设计特征解决了相似判断的争议,但在实际运用中,该规则还存在着制约因素。以下,笔者将对制约因素及完善对策进行分析论述。
(一)关于“更具有影响”
《解释》第十一条第二款采用了“更具有影响”一语,说明最高人民法院并没有认为,关于对整体视觉效果的影响力,区别于现有设计的设计特征已经完全压倒其他设计特征。某些情况下,其他设计特征对整体视觉效果的影响还是会超过区别于现有设计的设计特征。而什么情况下会出现这样的结果,由于缺少相关法律、法规规定和案例支持,还不得而知。
但通过上述案例可知,“更具有影响”至少应包括以下含义:一般来说,区别于现有设计的设计特征比其他设计特征具有更重要的地位。当被控侵权设计采用了与授权外观设计区别于现有设计的设计特征相同或相似的设计特征时,可以初步判断两者属于相似的外观设计。但最终的判断结果,还需要综合分析两者的不同点,如果不同点属于设计特征的简单替换或者简单改变,则对整体视觉效果无实质性影响。至于两者的不同点所体现的区别要达到何种程度,才构成实质性影响,并足以对抗区别于现有设计的设计特征,如前文所述,目前尚没有确切答案。
其次,“更具有影响”还应包括另一层含义,即被控侵权设计采用了与授权外观设计区别于现有设计的设计特征相同或相似的设计特征是两者构成相似外观设计的前提。《专利法》第二十三条第二款规定,“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。”根据该条款规定,具有区别于现有设计的设计特征是一项外观设计获得专利授权的实质性条件,不具备这样的设计特征就不能获得授权。因此,在讨论一项外观设计的专利权保护范围时,其区别于现有设计的设计特征是不可忽视的内容。在该部分设计特征上,如果被控侵权设计与授权外观设计不相同,则不应该认为两者属于相似的外观设计。另外,从发明创造的角度来看,一项外观设计往往是创新设计部分——即区别于现有设计的设计部分,与现有设计部分相结合而形成的外观设计,其中的创新设计部分属于发明人的智力劳动成果,而现有设计部分则是发明人从别处借鉴而来。当被控侵权设计没有采用相同或相似的创新设计,但是在现有设计部分与授权外观设计相同或相似,如果此时判断两者属于相似的外观设计,最终就有可能变成了:被控侵权设计因为采用了不属于发明人智力劳动成果的现有设计而构成专利侵权。这显然是不当扩大授权外观设计的专利权保护范围,触及了社会公共利益。
在浙江健龙卫浴有限公司与高仪股份公司侵害外观设计专利权纠纷再审案中,法院用判决诠释了这一层含义。
在该案中,高仪股份公司是“手持淋浴喷头(NO.A4284410X2)”外观设计专利(专利号ZL200930193487.X)的专利权人,其认为浙江健龙卫浴有限公司生产、销售和许诺销售的卫浴产品采用了上述专利相同或者相似的外观设计,构成专利侵权。经审理,法院认为,授权外观设计的喷头及其各面过渡的形状、喷头出水面形状、喷头宽度与手柄直径的比例为其区别于现有设计的设计特征。通过设计特征比对得知,两者相似之处在于,被控侵权设计采用了与授权外观设计高度相似的喷头出水面形状;而在喷头及其各面过渡的形状、喷头宽度与手柄直径的比例方面,两者存在较大区别。
对于上述比对结果,法院认为,“一项外观设计应当具有区别于现有设计的可识别性创新设计才能获得专利授权,该创新设计即是授权外观设计的设计特征……其对外观设计产品的整体视觉效果具有显著影响,如果被诉侵权设计未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征,一般可以推定被诉侵权设计与授权外观设计不近似。”最终,法院认定两者属于既不相同也不相似的外观设计。
(二)关于区别于现有设计的设计特征的客观性
如前所述,追求客观性是制定规则的目的,“区别于现有设计的设计特征”判断规则同样如此。在实践中,区别于现有设计的设计特征必然要人为归结,想要完全避免主观判断是不现实的。因此,如何尽量降低主观性,使结果更接近客观“真相”,是必须考虑的。笔者认为,注重客观证据,在有证据支持的基础上归结区别于现有设计的设计特征,可以有效地降低主观性,增加判断的客观性。在我国目前的专利侵权纠纷证据体系下,可以综合采用三种证据方式归结区别于现有设计的设计特征。
其一,参考专利文献。根据《专利审查指南》(2010)的规定,“……简要说明应当包括下列内容:……(3)外观设计的设计要点。设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合,或者色彩与形状、图案的结合,或者部位……”同时,我国《专利法》第五十九条第二款规定,“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片中所表示的该产品的外观设计。”据此,可以借助简要说明中对设计要点的记载来归结区别于现有设计的设计特征。如一件名为“脚枕”的外观设计专利(专利号为ZL201030224001.7),该专利授权公告文本的简要说明记载,“设计要点:本脚枕形状制成近似山形”,由该内容可知,近似“山形”的形状是其区别于现有设计的设计要点。
其二,参考专利权评价报告。《专利法》第六十一条第二款规定,“专利权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”由此,从法律层面确定了外观设计专利权评价报告可以作为专利侵权纠纷案件的证据。外观设计专利权评价报告可以全面审查外观设计专利是否符合授予专利权的条件,并用与之相接近的现有设计进行比对,归结出其中的差异。以“沙发(909-101)”外观设计专利(专利号:ZL2015303346810)为例,其专利权评价报告记载,“本专利与现有设计在整体造型以及正面、侧面形状及表面图案均有较大差异……”通过该段描述可知,该授权外观设计与现有设计的差异在于整体造型以及正面、侧面形状及表面图案,据此即可归结出区别于现有设计的设计特征。
其三,由当事人举证证明。通过当事人举证来归结区别于现有设计的设计特征,主要出现在专利侵权纠纷中。在此程序中,确定专利权保护范围往往是争议核心所在,专利权人总是希望把专利权保护范围解释得宽泛一些,而对方则力图把专利权保护范围限制得更窄一些,而对专利权保护范围具有重要影响的区别于现有设计的设计特征自然成为双方争议的焦点。“对于设计特征的认定,一般来说,专利权人可能将设计特征记载在简要说明中,也可能会在专利授权确权或者侵权程序中对设计特征作出相应陈述。根据‘谁主张谁举证’的证据规则,专利权人应当对其所主张的设计特征进行举证……无论是专利权人举证证明的设计特征,还是通过授权确权有关审查文档记载确定的设计特征,如果第三人提出异议,都应当允许其提供反正予以推翻。”与前两种方式相比,这种方式的优点在于当事人参与到其中,自行陈述并证明其观点,出于对自身利益的保护,其结果未必完全符合客观实际情况,但所有的观点和证据皆为当事人自己提出,属于自证,可以有效降低对区别于现有设计的设计特征的争议。
四、结语
2015年,我国专利申请量突破100万件,在全球范围创下新高。专利是市场竞争的利器,随着专利拥有量不断增加,专利侵权纠纷数量大幅上升,对专利侵权判断提出了更高的要求。
将“区别于现有设计的设计特征”规则引入到外观设计专利侵权判断中,可以有效限制相似判断的主观发挥空间,提高判断结果的正确性和客观性。由于知识水平和文献收集的限制,文章难免存在不足之处,恳请指正。